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hwpI. 머리말
유럽특허조약 제53조는 특허를 받을 수 없는 발명을 정의하고 있는 항으로서 제53조의 (a)항에서는 소위 공서양속(‘ordre public’ or morality)에 반하는 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있으며 (b)항에서는 동식물 변종에 대한 불특허 규정을 기재하고 있다. 생물의 유전체(genome)를 마음대로 조작하여 파란 색의 장미, 물렁물렁 해지지 않는 토마토, 병충해를 견디는 벼 또는 고가의 의약품을 젖으로 분비하는 젖소 등과 같은 형질전환된 새로운 생물체를 제조하는 것이 가능하지 않았던 1970년대에 도입된 제53조 (b)항은 입법 취지와 달리 해당 첨단 기술에 대하여 유럽 특허를 받고자 하는 발명자에게 커다란 장애가 되어 왔다.
형질전환된 동물 또는 식물에 관한 특허가 본격적으로 출원된 이래로 유럽특허청의 심사 및 심판 실무에 있어서 이 법 조항에 대한 해석이 일관성이 없다는 지적을 받아 왔다. 최근 유럽특허청의 확대심판부(Enlarged Board of Appeal)로부터 이 조항에 관한 새로운 심결이 나오면서 이 분야에 대한 특허 심사 심판 업무가 새로운 전환점을 맞이하고 있다. 이 심결은 유럽특허조약에 유럽연합의 생명공학 지침이 도입된 시점과 거의 때를 같이 하며 해당분야에 동일한 기준을 제시하고 있어서 더욱 의미가 크며 앞으로의 실무 및 해당 기술발전에 많은 영향력을 미칠 것으로 예측된다. 본 글에서는 유럽특허조약 제53조 (b)항의 입법배경 및 동식물 변종의 특허에 대한 유럽특허청의 실무의 변화를 주요 판례를 중심으로 살펴보고자 한다.
II. 유럽특허조약 제53조 (b)항
유럽특허조약 제53조는 특허를 받을 수 없는 발명을 규정하고 있는 조항으로서 동 조항의 제(b)항에서는 식물 또는 동물의 변종 (plant or animal varieties) 및 식물이나 동물을 생산하기 위한 본질적으로 생물학적인 공정(essentially biological processes for the production of plants or animals)을 특허를 받을 수 없는 발명으로 규정하고 있으며 다만 이러한 불특허 규정이 미생물학적인 공정 또는 그로 인한 생산물(microbiological processes or the products of)에는 적용되지 않는다고 단서 조항을 두고 있다.
1. 입법배경
유럽특허조약에 이 조항이 도입된 데에는 시대적으로 특수한 배경이 있는 것으로 인식된다. 유럽에서는 1963년에 실체 규정을 통일하기 위한 목적으로 스트라스부르크 특허 조약이 체결되었고 이 특허조약의 제2조 (b)항에 식물 및 동물의 변종에 대한 특별 규정을 두었으며 동일 조항이 1973년에 유럽특허조약에 도입되어 오늘에 이르고 있다. 그렇다면 왜 스트라스부르크 특허 조약에서는 식물 및 동물 변종을 특별히 취급하여 예외 규정을 둔 것인가 살펴 볼 필요가 있다. 스트라스부르크 특허 조약의 체결 이전인 1961년에 식물신품종에 대한 보호법이 확립되어 UPOV (식물신품종보호연맹:Union internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales) 조약 체제가 확립되었으며 UPOV 조약에서는 회원국이 국내법에서 식물신품종에 독점배타권을 부여할 것을 규정하면서 식물신품종에 대하여 보호받고자 하는 경우에는 식물보호법과 특허법 모두에서 이중으로 보호를 받는 것을 금지하는 규정을 두었다 (동 제한 규정은 1991년에 폐지됨). 이러한 이중 보호를 막는 장치로서 스트라스부르크 특허 조약에서 동식물 변종에 대한 특수 규정을 두게 되었는데 당시의 스트라스부르크 조약 제2조 (b)항은 동식물 변종의 특허 배제 규정이라기보다는 회원국에서 동식물 변종에 대하여 이중보호를 막는 장치를 국내법에 마련하도록 한 규정이라 볼 수 있다.
2. ‘변종(varieties)’의 의미
유럽특허조약 제53조 (b)항에 기재된 ‘변종(varieties)’이라는 용어에 대한 정의는 유럽특허청의 심결문 T49/83(OJ EPO 1984, 112)에서 처음으로 시도되었다. 이에 따르면 ‘변종’의 의미를 다음과 같이 정의하고 있다.
‘당업자라면 식물변종이라는 단어가 일반적인 특성은 균일하면서 (homogeneous) 여러 차례의 계대배양에 의해서도 그러한 성질을 안정하게(stable) 보유하는 식물 집단을 의미하는 것으로 이해할 것이다. … 이러한 의미에서 식물변종이라 하면 배양된 변종, 클론, 세포주, 균주, 잡종 등으로서 그들의 성질이 다른 변종과 충분히 구별되며 균일하고 그러한 필수적 성질이 안정하게 유지될 수 있는 것을 의미한다.’
이러한 최초의 정의는 유럽특허청 심결문 T356/93(OJ EPO 1995, 545)에서 더욱 그 의미를 확실히 하였는데 개정된 UPOV 조약의 관점에서 이를 더욱 명확하게 정의하고자 하였다.
‘유럽특허조약 제53조 (b)항의 전반부에서 규정하는 식물변종이라는 것은 그것이 UPOV 조약 하에서 보호를 받을 수 있는 대상인가 아닌가에 상관없이 가장 낮은 계열의 하나의 식물 분류 군에 속하는 식물 집단으로서 적어도 하나의 계대 가능한 다른 식물 집단과 구별되는 특정한 성질을 보유하고 있고 충분히 균질하고 안정한 경우를 의미한다.’
